Причины отказа в регистрации товарного знака

Регистрационная процедура в Роспатенте может завершиться отказом по основаниям, указанным в ГК РФ. Отказ может быть вынесен на стадии формальной экспертизы, либо при проведении экспертизы обозначения. В этой статье рассмотрим все возможные причины для такого решения, а также способы их устранения.

Что нужно учесть при подаче заявки

Большинства причин для отказа и претензий со стороны специалистов Роспатента можно избежать, если досконально соблюдать правила оформления заявки. Еще до обращения с документами в ФИПС, можно выполнить следующие действия:

обратиться в патентное бюро и провести предварительный информационный поиск по реестрам – это позволит установить наличие зарегистрированных прав на тождественные объекты;
с помощью патентных поверенных можно проанализировать содержание обозначения, на предмет возможных запретов и ограничений, указанных в законе;
до момента подачи заявки можно вносить изменения в обозначение или его отдельные фрагменты – например, необходимые изменения можно внести с учетом результатом предварительного поиска.

Самостоятельная проверка по реестрам может занять длительный период времени, так как поиск предстоит делать фактически вручную.

Если указанные выше действия подтвердили уникальность объекта, необходимо оформить описание обозначения. В нем нужно раскрыть суть формы объекта, его смысловое значение (если оно имеется), расшифровать аббревиатуры, обосновать отсутствие признаков всеобщего употребления товарного знака и т.д. Также в содержание заявки включается реестр товаров, на которые будет распространяться охрана – выбор нужно сделать по международному классификатору МКТУ, а каждый дополнительный класс повлечет увеличение госпошлины.

Заявочную документацию в ФИПС может подать само предприятие, либо представитель по доверенности. В качестве представителя могут выступать любые лица, однако оптимальным вариантом является обращение к патентным поверенным.

Основания для отказа

Рассмотрение заявки заключается в проведении формальной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения. На каждой из этих стадий могут выявляться специальные основания для отказа со стороны специалистов Роспатента.

При проведении формальной экспертизы

Цель формальной экспертизы заключается в проверке комплектности заявки и правильности оформления документов. В частности, претензии могут возникать по следующим основаниям:

если в состав заявки не включен обязательный документ (например, не представлен устав коллективного знака при регистрации данного объекта);
если документы представлены ненадлежащим лицом (например, при отсутствии в составе заявки доверенности на представителя);
если представленные документы имеют неточности или ошибки оформления, либо не позволяют осуществлять их копирование стандартными средствами.

По факту выявленного нарушения специалисты Роспатента направляют заявителю запрос. При своевременном устранении претензий и подаче аргументированного ответа, регистрация может быть продолжена по общим правилам. Если же запрос остался без ответа, либо представленный ответ не устранил замечания, будет вынесен отказ в регистрации.

При ответе на запрос заявитель может представить недостающий документ, исправить ошибки при заполнении бланка заявления. Устранение претензий не должно затрагивать изменение самого обозначения, представленного на регистрационную процедуру.

После подачи заявки могут подавать претензии со стороны заинтересованных лиц. Как правило, они касаются нарушения конвенционного приоритета заявок. Сам факт подачи возражений не означает, что по заявке будет вынесен отказ. Рассмотрение претензий заинтересованных лиц происходит в административном порядке через Роспатент. Решение об отказе последует, если представленные возражения будут признаны обоснованными.

При проведении экспертизы обозначения

Изучение представленного объекта и его описания происходит в рамках экспертизы обозначения. Прежде всего, проводится информационный поиск по реестрам зарегистрированных прав для установления различительной способности обозначения. По итогам указанного поиска, отказ может выноситься по следующим причинам:

если объект схож до степени смешения с обозначением, уже зарегистрированным в реестре на других лиц;
если на тождественное обозначение подана и рассматривается заявка, обладающая конвенционным приоритетом;
если тождественные обозначения других правообладателей были признаны общеизвестными знаками на территории РФ.

При выявлении совпадений с тождественными объектами, устранить претензии и внести изменения в заявленное обозначение уже невозможно. В этом случае заявителю можно лишь оспорить отказ Роспатента по административным и судебным процедурам.

Возможен вариант, когда тождественное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования. Доказывать этот факт должен соискатель, в том числе путем оспаривания отказа Роспатента. Если приобретение различительной способности будет подтверждено, решение об отказе аннулируется, а регистрация пройдет по общим правилам.

Экспертные мероприятия будут заключаться и в проверке отдельных фрагментов обозначения. Отказ может последовать, если объект состоит только из следующих фрагментов:

вошедших во всеобщее употребление для определенных товарных групп;
совпадающих с общепринятой символикой или терминологией;
содержащих характеристики конкретных товаров – стоимостные показатели, количественные или качественные параметры, целевое назначение и т.д.;
представляющий собой форму продукта, которая определяется только его назначением или свойствами.

Перечисленные признаки носят оценочный характер и должны быть обоснованы экспертом Роспатента при вынесении отказа. Для вынесения отрицательного решения достаточно установить хотя бы один из указанных признаков для фрагментов, занимающих доминирующее положение в едином обозначении. Если факт доминирующего положения не установлен, регистрация может быть продолжена, а указанные фрагменты будут рассматриваться как неохраняемые.

Указанные фрагменты могут приобретать различительную способность в результате комбинирования. Описание комбинации элементов и раскрытие их смысла должно содержаться в заявке. Для оспаривания отказа по данному основанию заявитель может обратиться к независимым экспертам, а их заключение будет использовано как доказательство в административном или судебном порядке рассмотрения жалобы.

В ст. 1483 ГК РФ содержится множество дополнительных ограничений и запретов, связанных с регистрацией товарных знаков, либо включением в их содержание недопустимых фрагментов. При выявлении таких обстоятельств, заявитель также не сможет рассчитывать на положительное завершение регистрационных действий.

Запреты и ограничения

Закон содержит два основания, при которых отказ может выноситься даже при выявлении запретов в отдельных фрагментах обозначения:

если представленный объект или хотя бы один составной фрагмент являются ложными, либо способны ввести покупателя в заблуждение относительно продукта и его производителя;
если объект или фрагменты противоречат общественным интересам, либо принципам гуманности и морали.

При проверке этих обстоятельств экспертам предстоит сделать фонетический, лингвистический или иной разбор фрагментов. Если форма обозначения заключается в иностранных словах и аббревиатурах, проводится официальный перевод с раскрытием смыслового значения. Аналогичные правила применяются в отношении изображений, звуков и иных форм выражения товарного знака.

Дополнительные запреты связаны с установлением следующих признаков в заявленном обозначении или его фрагментах:

если устанавливается тождество с официальными наименованиями или графическими изображениями национальных или всемирных объектов культурного наследия или ценностей;
если в содержание товарного знака входит фирменное наименование, коммерческое обозначение или наименование места происхождения, ранее получившие правовую охрану в пользу других лиц;
если в состав объекта входит название научного, художественного или иного произведения, цитата из него (отказ в регистрации не выносится, если обладатель авторских прав дал согласие на использование произведения);
если обозначение тождественно имени, псевдониму или их комбинированной форме, а также портрету или факсимиле человеку, известному в России;
если обозначение или отдельные фрагменты схожи с иными объектами интеллектуальной собственности, получившими охрану.

Перечисленные выше правила, запреты и ограничения действуют для заявок, поданных не только на национальном уровне, но и в рамках международных соглашений.

Основанием для выдачи свидетельства после положительного рассмотрения заявки может являться отказ соискателя оплатить обязательные пошлины. В этом случае регистрационная процедура будет завершена сразу после оплаты сборов в полном объеме.

Как оспорить отказ

При любых основаниях для отказа, заявитель может оспорить решение должностных лиц Роспатента. Оспаривание происходит путем направления возражений по следующим правилам:

подать возражения нужно в ФИПС не позднее 4 месяцев после направления отрицательного решения по заявке;
указанный срок может исчисляться с даты получения материалов по проверке заявке, если такой запрос был сделан в течение двух месяцев после отказа;
при подаче возражений допускается внести в заявку изменения, устраняющие единственную претензию, послужившую причиной отказа.

Если возражения были оставлены без удовлетворения, жалобу можно подать в Суд по интеллектуальным правам. При положительном завершении дела, судебный акт будет являться основанием для регистрации товарного знака и выдачи свидетельства.